Oscar Wilde escribió en 1895 una obra
de teatro llamada “The importance of
being Earnest” - traducida a nuestro idioma como La importancia de llamarse Ernesto-, en la que hacía un juego de
palabras entre el nombre del protagonista y el significado de earnest en inglés (honesto, honrado). En
el mundo de los negocios, también es importante llamarse de una determinada
forma y poder utilizar esa denominación que, cuando define a un producto, es la
marca.
Sobre marcas trata la reciente Sentencia
del Tribunal Supremo de 24 de febrero de 2015 –que puede consultarse aquí-, que viene a dilucidar
quién puede utilizar la marca “pinganillo”.
Todo el mundo sabe en la actualidad qué
es un pinganillo; de hecho si se introduce esa palabra en Google, nos remite a
multitud de páginas en las que existe un denominador común: se trata de un
aparato ideal para copiar en los exámenes, por lo que es obvio que presentan
una importante fuente de ingresos para quien pueda comercializarlos.
El término “pinganillo”, que el Diccionario de la Real Academia de la Lengua
Española sólo admite como un sinónimo de “carámbano” en determinadas zonas de
España, fue acuñado, al parecer, por un presentador de TVE en 1983 para
referirse a los audífonos que llevaban los presentadores para recibir
instrucciones del realizador al grabar un programa en directo. Lo cierto y
verdad es que, como recoge la Sentencia y puede comprobarse con la consulta de Google
a que hemos hecho referencia, en la actualidad es un término absolutamente
admitido en el lenguaje coloquial para definir ese tipo de artilugios tan
utilizados en nuestras Universidades.
Pues bien, el litigio trae causa de una
acción de nulidad que interpone don Borja (nombre imaginario utilizado por la
versión pública de la sentencia) contra D. Ismael, titular de una marca
inscrita en 2004 para distinguir productos de la clase novena: “aparatos e
instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos,
ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de
socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos e instrumentos para la
conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de
la electricidad; aparatos para el registro, transmisión, reproducción del
sonido o imágenes, soportes de registros magnéticos, discos acústicos;
distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas
registradoras, máquinas calculadoras, equipos para el tratamiento de la
información y ordenadores; extintores”.
Los
argumentos utilizados son dos: de un lado, el hecho de que el término
pinganillo tiene naturaleza descriptiva y genérica y por tanto no puede
amparar un derecho de marca; de otro, se ejercita una acción parcial de caducidad
por el hecho de no venir utilizando la misma más que para un determinado tipo
de “aparatos para el registro, transmisión y reproducción del sonido”.
La
demanda fue desestimada tanto en primera como en segunda instancia, llegando al
Tribunal Supremo en virtud de un recurso
extraordinario por infracción procesal – por incongruencia por omisión o ex
silentio- y de un recurso de casación articulado en diversos motivos.
La
sentencia concluye estimando parcialmente el recurso de casación y, tras
admitir la legitimación activa del actor para instar la nulidad de la marca,
estima igualmente la caducidad parcial de la marca del demandado por falta de
uso. En cambio, desestima la acción de nulidad basada en el carácter genérico
del término porque no ha quedado acreditado que concurriese al momento de
inscripción de la marca, sino con posterioridad. En palabras del Supremo, “la
vulgarización de una marca producida después de su registro no da lugar
realmente a la nulidad de éste, dado que el asiento se practicó correctamente”.
JOAQUIN JOSE NOVAL LAMAS
Abogado en el Ilustre Colegio de Abogados
de Sevilla
Socio del despacho Alfil Abogados
Profesor asociado de Derecho Mercantil de
la Universidad Pablo de Olavide
Investigador Permanente del SPIC
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